|
Por marca notoria se debe entender como aquella que es reconocida por un sector del público consumidor de un país como consecuencia de las actividades publicitarias, comerciales o de promoción que haga su titular para relacionarla con los productos o servicios que ofrece.
Existe regulación a nivel nacional e internacional para la protección de marcas que se encuentren en este supuesto. Este es un trato privilegiado ya que dicha protección abarca todos los productos o servicios agrupados en diversas categorías. Esto obedece a que si se presenta un registro o un uso de una marca similar a otra en grado de confusión en este tipo de marcas se suscitarían los siguientes supuestos:
El fundamento de la protección internacional en este sentido se desprende del Artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Intelectual del 20 de marzo de 1883 que a la letra dice: “los países de la Unión se comprometen, bien de oficio, si la legislación del país lo permite, bien a instancia del interesado, a rehusar o invalidar el registro y a prohibir el uso de una marca de fábrica o de comercio que constituya la reproducción, imitación o traducción, susceptibles de crear confusión, de una marca que la autoridad competente del país del registro o del uso estimare ser allí notoriamente conocida como siendo ya marca de una persona que pueda beneficiarse del presente Convenio y utilizada para productos idénticos o similares.” Es decir, la protección a nivel internacional consiste en que ningún país permitirá el registro o el uso para comercializar cualquier producto o servicio, de una marca que pretenda imitar, reproducir o que tenga similitud con una marca que la autoridad competente del país de origen estime ser ahí notoriamente conocida.
A nivel nacional y para un mejor análisis de este tema, dividiremos la explicación de la regulación mexicana para la declaratoria de notoriedad de una marca, antes de las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 16 de junio del 2005, y después de ellas.
Antes del 16 de junio del 2005:
Antes de las reformas, únicamente se hacía mención de que el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial era la autoridad competente para estimar la notoriedad de una marca, sin hacer mayor referencia al procedimiento para la declaración de dicha notoriedad. En este sentido, la notoriedad quedaba a discreción de la autoridad, y el titular podía presentar todos los medios de prueba permitidos por la ley para acreditar esta notoriedad.
Debido a esta situación, la jurisprudencia mexicana estimaba que “La notoriedad de una marca no puede determinarse de manera caprichosa por la autoridad responsable, sino que aquélla debe existir acreditada tanto con las razones que al efecto exprese dicha autoridad, como corroborada con las constancias de autos.”[2]
Era inexistente el procedimiento para el otorgamiento de la protección por lo que para lograrla, los titulares de dichas marcas presentaban al IMPI encuestas de los consumidores de donde se desprendía que la marca era ya notoriamente conocida, ya que la notoriedad es una percepción que se origina en lo que el público consumidor identifique como tal.
A este respecto, lo que la autoridad hacía era aplicar las disposiciones del Convenio de París para invalidar, prohibir o rehusar el registro y uso de una marca que creara confusión de una marca notoriamente conocida.
Después del 16 de junio del 2005:
Con las reformas recién publicadas, se adiciona el Capítulo II Bis titulado “De las Marcas Notoriamente Conocidas y Famosas”, en el que se pretende señalar un “procedimiento” para estas declaratorias de notoriedad. Utilizamos el verbo “pretende” porque ha causado mucha confusión y preocupación a todos aquellos titulares de este tipo de marcas y sobre todo a quienes cuidamos sus intereses en lugar de dar la solución a la laguna existente.
En primer lugar, en las reformas se utilizan dos conceptos, uno, el de la marca notoria, y dos, el de la marca famosa, y no se da el parámetro o la definición para distinguir, si es que existe una distinción, entre una y otra.
Por otro lado, regula tres conceptos o figuras que son utilizadas a lo largo de este capítulo sin definir o distinguirlos entre sí:
Debido a que se manejan los tres términos indistintamente a lo largo de los artículos adicionados a la Ley de la Propiedad Industrial, no se tiene claridad de cómo se tratará ahora la protección de las marcas notorias, ya que no distingue si son tres etapas de un mismo procedimiento para llegar a la protección, o si se trata de tres procedimientos distintos.
Esta reforma ha causado gran incertidumbre ya que se condiciona el reconocimiento de la notoriedad a la expedición de un oficio por parte de la autoridad, es decir, se solicita el uso y el registro como condición para el otorgamiento de la declaratoria; cuando son independientes para la notoriedad tanto el registro de la marca como su uso.
Es por lo anterior que sugerimos a todos nuestros clientes el asesorarse para la obtención de una protección segura en este sentido, ya que en caso de estar en el supuesto de una marca notoria, se debe ser cuidadoso ya que las reformas no son del todo la solución que se había estado buscando para dar a nuestros clientes una mejor protección.
Nuhad Ponce Kuri nponce@iparkman.com.mx [1] Rangel Medina David, “Panorama del Derecho Mexicano”, Derecho Intelectual, primera edición, McGraw-Hill, junio de 1998. [2] MARCAS, NOTORIEDAD DE LAS, Tribunales Colegiados de Circuito, Semanario Judicial de la Federación, 8° Época, tomo VII, Pág. 310. La
información contenida en el presente correo electrónico
cumple con las disposiciones establecidas en el Decreto por el
que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de
la Ley Federal de Protección al Consumidor publicado el
4 de febrero del 2004 en el Diario Oficial de la Federación. |
